Preliminary Amendment

其實在寫這篇文章時，標題本來下「延續案vs分割案」的，不過我覺得如果我由延續案開始講，再提到Preliminary Amendment的話，大家會跟我一樣，在一開始搞錯認知方向，所以我還是先提Prelinimary Amendment比較妥當。


以一般正常的專利申請程序而言，專利申請書丟到美國專利局後，就可以等第一次的官方回覆(Office Action，OA)。OA的內容不外乎是告訴你哪些claim不給過、哪些claim改一下給你過、還有哪些claim可以直接給你過等等。但是在第一次OA之前，如果你覺得申請書的內容有需要修改的話，就可以提Preliminary Amendment作出修正。因此，Preliminary Amendment的提出時機是在專利申請日(寄給美國專利局那天的郵戳日期)到第一次OA的這段時間。

值得注意的是，一般來說Preliminary Amendment不能加入任何的new matter。所謂的new matter就是原本說明書沒提到的觀念、方法、或是物件。例如說原本說明書裡只提到一個汽車的發明，那麼Preliminary Amedment就不能多提一個飛機的發明(這個例子是太誇張了點)，因為原來的說明書沒說過。但是！！有一個例外，Preliminary Amendment可以加new matter，那就是在申請日當天送出Preliminary Amendment時可以。正常情況來說，有誰會同時交一份申請書和那份申請書的修正說明給專利局呢？要嘛就是直接交一份正確無誤的版本，要嘛就是申請書交上去後發現有誤再交修正說明上去，所以在申請日當天同時送出Preliminary Amendment是很奇怪的事，而且美國專利局也擺明不歡迎這麼作。如果發明人堅持這麼作的話，就要在宣誓書中發誓自己已經看過整份申請內容，而且確定Preliminary Amendment裡的new matter是自己的發明，不然就要受到刑法處置。

Preliminary Amendment的格式寫作與Response的格式是一模一樣的，差別在於Preliminary Amendment是自發性的修改，Response是被審查委員K得滿頭包時才想到要修改。另一個差別就是，Preliminary Amendment是在第一次OA之前，Response則是在第一次OA之後。也因為格式跟Resonse一樣，要在claim之前加上識別文字，像是(new) (cancelled)等等，而且一定要加上claim listing (Response如果沒有修改claim就不用加claim listing)。

當然，延續案跟分割案與Preliminary Amendment也有密不可分的關係，因為延續案和分割案視為母案的修改版本，所以可提出Preliminary Amendment供審查委員繼續審查延續案或分割案。

延伸閱讀：USPTO的Preliminary Amendment FAQ