重覆專利 - Double Patenting

何謂Double Patenting？

美國專利法第101條說：「Whoever invents or discovers any new and useful process......may obtain a patent......」，由此可知，一個發明只能得到一個專利。若是相同的發明出現在不同的申請案中，而且皆為同一發明人或同一專利受讓人的話，此時就會遇上Double Patenting的問題。




以上圖為例，若申請案A的申請日在申請案B之前，X=X'，以及符合下述情況其中之一，就符合法定重覆專利(Statutory Double Patenting)的定義

• 申請案A的發明人＝P，發明未受讓；申請案B的發明人＝P，發明未受讓
• 申請案A的發明人＝P，受讓人=Q；申請案B的發明人＝R，受讓人=Q
• 申請案A的發明人＝P1 P2 P3，受讓人=Q；申請案B的發明人＝P1 R2 R3，受讓人=S
• 申請案A的發明人＝P，受讓人=Q；申請案B的發明人＝R，受讓人=S，但受讓人QR有共同研發條約(joint research agreement)

由於X=X'，所以申請案A首申請案B的專利標的XYZ和X'YZ是完全一樣的，因此審查委員可以用101條以Double Pantenting來核駁申請案B。此外，若申請案B的核駁書寄出日早於申請案A的專利獲准日的話，則只構成臨時性重覆專利(Provisional Double Patenting)，我們在答辯時可以不用理會，因為申請案A根本還沒獲准。但如果申請案B的核駁書內容只剩下Provisional Double Patenting的問題的話，那就必須要提出適當的回應了(例如作terminal disclaimer)。

除了Statutory Double Patenting外，還有兩種判例上的Double Patenting

• X!=X'，但X'對X是顯而易見的(Obvious Double Patenting)
  
• X!=X'，但X'對X是非顯而易見的(Another-Type Double Patenting)

Obvious Double Patenting的核駁方式與103條一樣，只要審查委員拿申請案A，再拿其他有揭露X'可用在此裝置中的先前技術文件，兩者合併就構成X'對X是顯而易見的。至於Another-Type Double Patenting，最常見的例子就是X'=XT。雖然申請案A只揭露XYZ，未揭露XTYZ，因此構成X'對X是非顯而易見的，但是XTYZ實質上是XYZ的最佳模式，兩個申請案的實質申請專利範圍是一樣的，因此這也是一種Double Patenting。

如何解決Double Patenting？



如果可以解釋申請案A和申請案B不是上面任何一種Double Patenting的話，那就代表審查委員有誤，直接提答辯就好了。但是若審委委員真的說對的話，那麼我們就必須限縮專利的權限了。如上圖，一般常用的作法是對申請案B提出尾端棄權書(Terminal Disclaimer)，讓申請案B的專利截止日與申請案A同一天到期即可，也就是說，申請案B的專利權限將會縮短。值得注意的是，若是申請案B只有一項申請專利範圍有Double Patenting，其它都沒有，而你卻提Terminal Disclaimer的話，那麼申請案B的所有申請專利範圍都會一起提前截止，這其實是很傷的，因為會為了一項申請專利範圍而犧牲掉所有的申請專利範圍時效。相對於法定棄權書(Statutory Disclaimer)，Terminal Disclaimer是對某申請案的所有申請專利範圍限制時效，而Staturoy Disclaimer則可針對某申請案的某一項申請專利範圍放棄其專利權。