美國專利法第103條 - Nonobviousness

在專利申請案進入實體審查後，審查委員最常引用來核駁申請案的專利法，第一是102條，第二是103條。102條要求專利要有Novelty(新穎性)，人家以前作過的發明，是不能拿來申請專利的。第103條則要求專利要Nonobvious(非顯而易知)，別人根據舊有知識容易想得到的東西，也是不能拿來申請專利的。


102條其實比較清楚易懂，因為它比的是兩個發明人中看誰先發明，先發明的人就有權取得專利。所以審查委員只要找到符合102條規定的prior art，再比較兩個發明是否一模一樣就行了。103條我覺得比較不容易用客觀角度來衡量什麼叫作「容易想到」，歷年來美國法院也嘗試用一些判斷原則來規範什麼樣的專利申請會不符合103條。

103條一共有(a)(b)(c)三小節，其最重要的精神擺在103(a):

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

103(a)使用的是否定句型: 「一個專利不應該被獲得，如果......」。如果在發明的被發現的時間點上，此發明對於熟悉此領堿的人是容易根據當時的現有技術所想到的話，那麼此發明便沒有專利性。因此，審查委員可以以專利申請案的發明日為出發點，往更早之前的時間找prior art。只要審查委員找到兩個(含以上)的發明，把它們湊在一起就跟申請案的發明一模一樣的話，那麼這個申請案就有可能不具Nonobviousness。注意，是有可能喔！不是一定不喔！

要解釋為什麼是「有可能」而不是「一定不」，就必須回去思考專利的本質。事實上，所有人的發明都是一種組合，一種舊有元件或程序的組合。這個觀念其實是經過一段時間的慘痛經歷，美國法院才得到的結論，早在一開始，美國人是不認為拿舊元件組合成的新發明是可以得到專利的。

假如今天有一個發明是A+B+C，A、B、C都是大家已知的東西，而A+B+C具有D的功能。請問A+B+C有沒有專利性？要回答這個問題，應該要先想兩個問題:

1. 熟悉此領域的人知不知道ABC可以加在一起？或者是
2. 熟悉此領域的人知不知道ABC加在一起有D的功能？

針對第一個問題，如果熟悉此領域的人知道A+B+C可以加在一起的話，那這個發明基本上就被建立prima facie obviousness了。所謂的的prima facie指的是「表面証據顯示罪証確鑿」。以實際例子來說，審查委員今天找到了一個發明是A+B，又找到了一個發明是C，然後他把這兩個發明組合來說我們的申請案是「顯而易見」的。如果我們不能反駁審查委員所說的話，就等於承認審查委員說的話是對的，那麼審查委員就成功建立prima facie了。但是，要怎麼反駁呢？

在Mills和Kahn的判例中，法官就說審查委員如果要以103核駁的話，拿來結合的那些引證案必須要提及結合的動機或方式，否則將有後見之明(hindsight)之虞。原因前面已經提過了，這世界上所有的發明都是現在知識的組合，所以如果有人提出了別人所不知道的組合的話，那麼這個組合就應該具有專利性。

針對第二個問題，如果熟悉此領域的人已經知道ABC可以加在一起了，但是卻不知道可以有D的功能的話，那麼這個申請案還是具有專利性，因為它產生了「別人未預期的效果」。此外，假如別人先發明了一個冰箱，但我用一個綠色的冰箱去申請專利，可不可以過呢？正確答案是：看情況。就審查的角度而言，審查委員必須視專利範圍為一個發明整體，所以專利範圍內的每個要件都要拿來比較，缺一不可。但現在這個例子很明顯的，別人的冰箱和我的冰箱只差一個綠色，審查委員可以說綠色只是一種設計選擇(Design Choice)，也就是人家愛用什麼顏色都可以，不會因為你用了綠色而造成冰箱比較冰，所以我的綠色冰箱跟別人的冰箱一模一樣，因此沒有專利性。相反地，如果我能證明冰箱如果使用綠色的話可以比較省電、或是比較冰，那麼「綠色」便是我與別人不一樣的地方，造成「別人未預期的效果」，因此可以證明其專利性。

如上面所提過的，要審查一個發明案，必須視整個專利範圍為一個發明整體，每個要件都要拿來比對。在Keller和Dow Chemical的判例中，法官也明確指出審查委員如果以103核駁時，幾個引證案合併後必須要揭露專利範圍的所有要件。所以即使一堆人的發明合併起來和我的發明比較，只有一根螺絲釘不同，但是不同就是不同，除非審查委員認為我的發明跟別人的發明合併功能一模一樣，多那根螺絲釘一點意義也沒有，那就可能祭出103來核駁了。相反地，如果我能提出多這根螺絲釘會造成不一樣的效果，那就證明了這根螺絲釘在我的發明是不可或缺的，而且把別人的發明合併起來也不會跟我的發明一樣。

最後要說明的是，上述的一堆答辯必須針對原本的申請書內容提出，而不能在答辯時放馬後炮，用原本申請書內容沒說過的話來說服審查委員。舉例上面的冰箱例子來說，如果我的原始申請書後沒有講到冰箱用綠色可以讓冰箱比較冰或比較省電的話，那麼答辯時就不能用這個理由說服審查委員，否則我每次答辯時都偷偷加一些申請後才想到的東西，等到申請通過時，那個發明早就不是一開始我所想的那個發明了。